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作者：黄莺

5月26日，日本知识产权高等法院对Dwango v. FC2案的日本专利域外效力问题做出了具有里程碑意义的裁决。 日本知识产权高等法院的大鹰一郎审判长对东京地方法院的一审判决进行了改判，最终判定FC2侵犯了Dwango的专利，FC2公司等应停止侵权，并赔偿约1100万日元。 本案中，Dwango公司是一家影像服务提供商，认为其在观众实时画面中的评论显示专利受到侵犯，于是在2019年起诉FC2公司。然而，在2022年的东京地方法院的一审判决中，法官以FC2公司涉案的服务器位于日本以外为由，并不认为FC2侵犯了相关专利。Dwango不服该判决，遂向日本知识产权高等法院提出上诉。 本案的焦点在于，由于专利的地域属性，通过互联网模式超越国界的专利应用场合，在日本登陆是否会被认定为专利侵权。 本案的被告FC2公司，我们在去年的一篇相关案件的 中进行过介绍，该 公司在日本具有非常重要的地位。其曾经位居日本流量的第三大门户网站，仅次于雅虎和谷歌。不过，FC2是在美国注册的企业，是一个美国网站。这与其网站FC2被认为是世界最大的成人网站之一或许有关联，这样FC2在美国注册，服务器在美国，使得它能够游走在法律的边缘。

日本知识产权高等法院在去年12月份的有关案件的意见征集中，还对FC2的运行模式绘制了示意图，以显示该公司的运作模式。能够看到，FC2公司这种“前店后厂”的模式，正是本案域外专利是否具有法律效力问题的关键。

来源：日本知识产权高等法院文件日本知识产权高等法院将FC2的系统判段为“国内的用户终端通过（从海外服务器）接收文件来完成，因此可以认为发送和接收都是在日本国内进行的”。因此，法官认为“娱乐性的增强和发明效果也是在日本国内出现的”，从而认定其是侵犯了Dwango的专利。 本案重要的意义在于，日本知识产权高等法院首次在大合议庭的裁决中确认了系统索赔的域外法权问题，在互联网情况下，即使对应的专利系统部分元素的服务器位于日本境外，如果该行为可以被视为发生在日本境内，则系统的行为也可能构成侵权。其中要综合考虑几方面的因素：一是该行为的具体方式；二是位于日本的与专利制度要素相对应的组件在专利发明中发挥的功能和作用；三是通过使用该系统可以获得专利发明效果的地点；以及四是使用该系统对专利权人经济利益的影响等因素。 对于这一案件，有日本人士将其与美国在2000年发生在美国法院的一起NTP v. 黑莓案相提并论，认为这就是“黑莓案”的日本翻版。 2000年1月，为了保护芝加哥地区发明家小托马斯·坎帕纳（Thomas Campana Jr.）的专利而成立的私人控股公司NTP，向当时风头正劲的加拿大黑莓公司（RIM）发送了一封信，表示有兴趣将其专利许可给黑莓。 随后在2001年11月，NTP就起诉了黑莓公司侵犯其多项专利。在2002年的陪审团审理中，认定黑莓侵权成立，并判黑莓需支付5.3%的专利许可费，后来地方法院又将这一许可费率提高的8.55%，甚至还下达了禁止在北美销售黑莓手机的禁令。 也正是因为如此，加拿大政府司法部还曾向美国联邦巡回法院提交过一份法庭之友，以表示对本案的关切，尤其是对黑莓发布禁令的担忧，声称会影响到加拿大企业的创新。 黑莓公司当时则辩称，NTP专利的侵权行为并非按照法规的要求发生在“美国境内”，因为电子邮件是通过加拿大发送的。 不过，地区法院和上诉法院都没有接受这一论点。 或许也正是因为这个原因，所以FC2这一案件，在日本的一些人看来，其实就是NTP v.黑莓案在日本的翻版。 实际上，这起案件在去年还有一起当事人之间的“姊妹案”，日本知识产权高等法院已经在去年7月做出了历史上第一个允许对部分在日本境外实施侵权行为执行日本专利权的判决。 当时也是因为东京地方法院一审判决不侵权。 然而，日本知识产权高等法院也推翻了这一裁决。它认为， 即使被告的侵权行为并非全部发生在日本境内，如果被告的行为在“实质和完全”看来可以被视为在日本实施，则允许执行日本专利权并不违反地域原则。 知识产权高等法院在确定被告从位于日本境外的服务器提供计算机程序是否可以“实质和完全”被视为在日本进行时，提出了以下四个需要考虑的因素： 1. 该规定是否清晰易懂地分为日本境内的部分和日本境外的部分;2. 对供应的管制是否在日本进行;3. 该条款是否针对日本客户;

4. 通过该规定获得的发明的效果是否在日本实现;

这起案件，正好也是日本法院引入了法庭之友模式的首次实战，因此曾在去年底就类似案件向社会征集过一次意见。 近年来，日本的知识产权司法审判中，出现经典的大案和要案的几率已经非常少了。不过随着这两起案件的裁判导向，预计将会给日本产业界带来不小的影响。 提示：星球会员可在星球内检索“日本知识产权高等法院”检索到去年相关案件的判决书（191页）以及日本知识产权高等法院的意见征集通知。扫码加入知识产权精英社区